Prima di procedere alla registrazione del proprio marchio, è assolutamente consigliabile effettuare specifiche ricerche volte a conoscere quali marchi sono già stati registrati, nel settore della propria attività.
Tali ricerche possono essere svolte personalmente oppure, preferibilmente, affidandosi a siti specializzati nella registrazione del marchio.
Per comprendere l’importanza di provvedere alla registrazione del proprio marchio e per capire come svolgere adeguate ricerche di anteriorità, facciamo un esempio.
Poniamo il caso che tu sia un produttore di stampanti di ultima generazione e che la tua attività sia avviata ormai da oltre un anno.
Ipotizziamo, altresì, che in questa prima fase imprenditoriale, tu sia conosciuto solo a livello locale, nella zona in cui ha sede la tua azienda. Se, con il tempo, l’attività si sviluppasse ulteriormente, si renderebbe necessario contraddistinguerla con un marchio, con un segno distintivo riconoscibile ai consumatori, in modo da distinguersi dai concorrenti. A questo punto, prima di effettuare la registrazione del marchio, sarebbe necessario chiedersi quali altri marchi sono già stati registrati per quello specifico prodotto o servizio. Come fare?
Capiamolo assieme.
Cosa si intende con “marchio”?
Preliminarmente, è necessario soffermarsi sul concetto di “marchio”. In estrema sintesi, il marchio è un segno distintivo capace di contraddistinguere un prodotto o un servizio di un’impresa da quelli dei concorrenti. Il marchio è lo strumento necessario per rendersi riconoscibili ai consumatori, per imprimersi nella mente del pubblico e rendere i propri prodotti e servizi facilmente distinguibili da quelli delle altre imprese concorrenti.
Il marchio può essere di vari tipi:
- Sola denominazione: quando il marchio è formato solo da uno o più parole;
- Figura: quando il marchio è composto da una parte denominativa e da una parte figurativa, oppure solo da una parte figurativa;
- Multimediale: quando il marchio è composto da figure, suoni, video;
- Suono: quando il marchio è formato da un suono o da una serie di suoni particolarmente distintivi e riconoscibili.
Oltre a quelli descritte, esistono altre tipologie di marchi registrabili: marchi di colore, di posizione, di movimento… in generale, può essere registrato come marchio tutto ciò che ha capacità distintiva.
Quali sono gli elementi di un marchio?
Innanzi tutto, il marchio è valido e tutelabile solo con riferimento alla classe merceologica rispetto alla quale è stato registrato, per questa ragione si parla di settorialità del marchio.
In secondo luogo, il marchio presenta l’elemento della territorialità in quanto, al momento della sua registrazione, è necessario indicare in quale territorio si richiede la tutela. Così, ad esempio, un marchio
italiano è tutelato solo entro il territorio nazionale; un marchio europeo è invece valido in tutti gli Stati europei.
Il marchio, infine, risponde ad un criterio cronologico, in quanto ha durata decennale e può essere rinnovato di volta in volta, senza limiti massimi.
Come conoscere i marchi già registrati?
Facciamo un’ipotesi.
Un soggetto intraprende l’attività di produzione di articoli da giardinaggio e decide di affidare l’incarico ad un’agenzia di comunicazione e marketing di creare un marchio chiaro ed efficacie per distinguere i propri prodotti da quelli di altri concorrenti. L’agenzia di comunicazione e marketing individua e propone come marchio un nome tanto efficacie ed immediato, quanto comune nel settore degli articoli da giardinaggio. Come sapere, quindi, se quel marchio è già stato pensato e registrato da altri in precedenza?
Per evitare di intraprendere inutilmente la procedura di registrazione di un marchio che poi dovesse rivelarsi già registrato da altri, prima di iniziare la procedura, è necessario effettuare una ricerca approfondita sulle banche dati che raccolgono i marchi registrati.
Le banche dati disponibili per questo tipo di consultazione e verifica sono le seguenti:
- La banca dati dei marchi registrati a livello nazionale, tenuta dall’UIBM;
- La banca dati dei marchi registrati a livello europeo, tenuta dall’EUIPO;
- La banca dati dei marchi registrati a livello internazionale, tenuta dalla WIPO.
Sul web esistono poi anche altre banche dati facilmente consultabili e che consentono di verificare i marchi già registrati. In particolare, si rivelano molto utili a questo scopo “eSearch Plus” o “TMView”.
Tuttavia le ricerche effettuate su banche dati pubbliche ed effettuate in autonomia, possono risultare parziali e non del tutto soddisfacenti. Chi si cimenta in autonomia in una ricerca di anteriorità sulle banche dati pubbliche, infatti, si limiterà con ogni probabilità a ricercare un marchio identico al proprio, per verificare se ciò che si vuole registrare è già stato registrato da altri. Questo tipo di ricerca viene definita di anteriorità per identità: la ricerca è finalizzata a rintracciare l’esistenza esclusivamente di un marchio identico al proprio.
Una ricerca di questo tipo non consente, quindi, di conoscere anche tutti i marchi simili al proprio e che potrebbero potenzialmente entrarvi in conflitto. A tal fine, occorre svolgere una ricerca di anteriorità più approfondita, detta ricerca di anteriorità per similitudine, che consentirà di conoscere non solo se sia già stato registrato un marchio identico a quello che si vuole registrare, ma anche se esistano già marchi registrati molto simili al proprio e potenzialmente confondibili.
Le ricerche di anteriorità per similitudine sono ricerche complesse che è necessario affidare a professionisti specializzati, in grado di svolgere indagini su banche dati private che utilizzano complessi e sofisticati algoritmi.
Come funziona la registrazione di un marchio?
Come anticipato, il marchio è un segno distintivo idoneo a contraddistinguere i propri prodotti o servizi da quelli di altri concorrenti. Il marchio attribuisce al suo titolare il diritto di esclusiva sul suo utilizzo e il diritto di impedirne a terzi l’utilizzo, senza il proprio consenso.
Il marchio è validamente registrabile solo ove sia:
- Nuovo: il marchio non deve essere già registrato in modo identico da altri in precedenza, nelle stesse classi merceologiche;
- Lecito: il marchio non può essere in contrasto con leggi, ordine pubblico e morale (il marchio non può ad esempio essere offensivo del comune sentimento religioso); il marchio non deve altresì risultare ingannevole per i consumatori (ad esempio sull’origine geografica o sulle caratteristiche del prodotto o servizio) e non può violare il diritto d’autore di terzi;
- Distintivo: il marchio deve avere la capacità di distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altri concorrenti presenti sul mercato.
Qualora il marchio rispetti questi essenziali prerequisiti, allora si può procedere con la sua registrazione presso l’UIBM o presso le Camere di Commercio, se si mira ad ottenere una tutela a livello nazionale.
La domanda di registrazione di marchio può essere presentata sia dal suo titolare che da un soggetto terzo, come un consulente marchi o un avvocato specializzato in materia.
Per registrare il marchio occorre:
- Corrispondere gli importi previsti per le tasse fisse richieste dall’Ufficio e le marche da bollo;
- Indicare le classi di prodotti o servizi per le quali si richiede la tutela (cd. Classi merceologiche);
- Indicare il marchio di cui si richiede la registrazione.
L’Ufficio procederà preliminarmente a verificare che la domanda di registrazione del marchio sia completa e che siano stati correttamente effettuati i pagamenti necessari. In secondo luogo, gli esaminatori dell’Ufficio verificheranno che il marchio possegga tutti i requisiti necessari alla sua registrabilità e che le classi merceologiche indicate siano pertinenti.
Se le verifiche si concludono positivamente, la domanda di registrazione di marchio viene pubblicata su un bollettino ufficiale predisposto e gestito dall’Ufficio. La pubblicazione della domanda di registrazione di marchio consente di portarla a conoscenza di terzi, titolari di marchi anteriori, i quali hanno per legge il diritto di sollevare opposizioni in caso ritengano che il nuovo marchio possa entrare in conflitto con il proprio.
Nel caso in cui nessuno si opponga alla nuova registrazione di marchio, lo stesso viene registrato e deve essere oggetto di utilizzo da parte del suo titolare entro cinque anni, pena la decadenza del diritto di esclusiva per non uso.
La registrazione del marchio, infatti, da un lato attribuisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in modo esclusivo, impedendo l’uso di terzi, senza il proprio consenso; dall’altro lato, consente di respingere ogni eventuale contestazione giungesse sull’utilizzo e sulla titolarità del marchio.